SYDNEY, 15 marzo 2026 — Una sentenza storica dell'Alta Corte australiana all'inizio di questo mese
ha messo in evidenza le principali insidie per i marchi globali che si muovono tra i confini dei marchi
registrazione, con una controversia di alto profilo che coinvolge la pop star Katy Perry che funge da netto esempio
esempio ammonitore. La sentenza dell'11 marzo (Taylor v Killer Queen LLC [2026] HCA 5) ribadisce
la supremazia del principio del “primo a depositare” nel diritto dei marchi e sottolinea i pericoli
di trascurare le norme di protezione territoriali e specifiche per categoria.
Il caso ha visto contrapporsi la stilista australiana Katie Jane Taylor, che usa il suo nome di battesimo, Katie
Jane Perry contro l'icona pop internazionale Katy Perry (nome legale Katheryn Elizabeth Hudson).
Al centro della controversia c'era la registrazione del marchio “KATIE PERRY” da parte di Taylor nel 2008
prodotti di abbigliamento (Classe 25) in Australia. Nonostante la sua fama globale, la pop star non ha presentato domanda
il marchio “KATY PERRY” in Australia fino al 2009, garantendo la registrazione solo per la musica (Classe 9)
e servizi di intrattenimento (Classe 41), non abbigliamento.
Quando il team di Katy Perry ha lanciato una linea di abbigliamento di marca in Australia nel 2025, Taylor ha presentato una denuncia
causa per violazione del marchio. Nella sua sentenza, l'Alta Corte ha confermato la registrazione di Taylor,
sottolineando che la registrazione formale precedente ha la precedenza sulla fama globale nelle giurisdizioni
che seguono il sistema del primo a depositare. La corte ha inoltre chiarito che i diritti sui marchi sono strettamente
territoriale e specifica di classe: la reputazione di un marchio in un settore non è automaticamente
estendere la protezione a categorie di prodotti o servizi non correlati.
“Questo caso è un campanello d'allarme per i marchi globali”, ha affermato un esperto di proprietà intellettuale dell'OMPI. “Molte aziende
presuppongono che la loro fama internazionale li proteggerà nei nuovi mercati, ma il principio del primo a depositare
Ciò significa che la registrazione locale tempestiva non è negoziabile.
La sentenza, unitamente a un caso recente che coinvolge un'azienda elettronica cinese, offre quattro punti critici
Lezioni per i marchi che si espandono a livello internazionale:
1. Il principio del "primo a depositare" prevale sulla fama : nelle giurisdizioni in cui vige il principio del "primo a depositare", tra cui Australia, Cina, UE,
e in Giappone i diritti sul marchio vengono concessi al primo richiedente, non al marchio più conosciuto.
Il riconoscimento a livello globale non può sostituire la registrazione locale tempestiva.
2. Nessuna protezione automatica tra classi : un marchio registrato per una categoria (ad esempio, musica)
non estende la protezione a categorie non correlate (ad esempio, abbigliamento). Selezione incompleta della classe
crea vulnerabilità permanenti.
3. I marchi con nome reale offrono una protezione migliorata : la vittoria di Taylor è stata rafforzata dal suo
uso del suo nome di nascita legale; i tribunali in genere offrono una protezione più forte ai marchi personali utilizzati
in buona fede.
4. La territorialità non è negoziabile : un marchio registrato negli Stati Uniti o nell'UE non offre alcuna protezione
in Australia, Brasile o altri mercati. I marchi globali devono registrarsi giurisdizione per giurisdizione.
Un esempio parallelo sottolinea questi rischi: un marchio cinese di elettronica, leader mondiale in
smartphone (Classe 9), ha ritardato la registrazione del suo logo in Brasile. Un concorrente locale ha depositato per primo il marchio
sia nella Classe 9 (elettronica) che nella Classe 11 (elettrodomestici). L'azienda cinese ha speso 1,2 milioni di dollari.
oltre tre anni di contenzioso, ma è stato costretto a cambiare marchio in America Latina a causa del Brasile
Sistema "primo a depositare", con conseguente perdita di milioni di quote di mercato.
Per mitigare tali rischi, gli esperti consigliano ai marchi di condurre un'accurata verifica preliminare.
Effettuare ricerche, mappare strategicamente le classi di marchi e depositare tempestivamente le domande di registrazione in tutti i mercati di riferimento.
“La registrazione reattiva è una ricetta per il disastro”, ha osservato l’esperto dell’OMPI. “La pianificazione proattiva è la
L'unico modo per garantire diritti di marchio difendibili a livello globale."
Per i marchi che cercano una guida sulla strategia globale dei marchi, i servizi professionali di IP offrono supporto in
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— contribuendo a evitare costose controversie e a proteggere l'integrità del marchio.
● australiano Registrazione del marchio https://www.ipcrossark.com/en/trademark_detail/87.html
● IP Australia (Ufficio marchi): https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks
● Sistema WIPO di Madrid (Registrazione globale): https://www.wipo.int/madrid/en/
